登録前：特許出願への変更
実用新案登録出願が登録される前に、その出願を特許出願へ変更する手続です。変更が適法であれば、原則として元の実用新案登録出願の日にした特許出願として扱われ、元の実用新案登録出願は取り下げたものとみなされます。
UTILITY MODEL TO PATENT
実用新案登録から特許出願へ
変更できる期限・条件・手続
実用新案を選んだ後でも、一定の条件を満たせば特許出願へ切り替えられる場合があります。ただし、期限と技術評価請求の有無が重要です。
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実用新案から特許へ進む方法には、登録前の「特許出願への変更」と、登録後の「実用新案登録に基づく特許出願」があります。いずれも原則として、実用新案登録出願の日から3年以内に行う必要があります。登録後の場合は、特許出願と同時に実用新案権を放棄しなければならず、技術評価の請求状況などによっては利用できません。検討を始めた時点で期限と事件経過を確認することが重要です。
特許へ切り替える2つの方法
一般に「実用新案から特許へ変更する」と表現されますが、登録の前後で利用する制度と手続の効果が異なります。
登録後：登録に基づく特許出願
実用新案権者が、自己の実用新案登録に基づいて新たに特許出願をする手続です。原則として元の実用新案登録出願の日にしたものとみなされますが、特許出願と同時に実用新案権を放棄する必要があります。
新しいアイデアを後から自由に追加できる制度ではありません。元の実用新案登録出願の当初書類に記載した技術的内容を基礎として、特許出願を構成する必要があります。
登録前の変更と登録後の特許出願の違い
| 比較項目 | 登録前 | 登録後 |
|---|---|---|
| 手続の名称 | 実用新案登録出願から特許出願への変更 | 実用新案登録に基づく特許出願 |
| 手続する人 | 実用新案登録出願人 | 実用新案権者 |
| 主な期限 | 原則、実用新案登録出願の日から3年以内 | 原則、実用新案登録出願の日から3年以内 |
| 元の案件 | 元の実用新案登録出願は取り下げたものとみなされる | 特許出願と同時に実用新案権を放棄する必要がある |
| 技術評価との関係 | 手続時点の事件経過を確認する | 技術評価を請求すると利用できなくなる場合がある |
| 特許審査 | 特許出願後、別途審査請求を行い、新規性・進歩性などの実体審査を受ける | |
「特許へ自動的に格上げされる」わけではありません。特許出願料や審査請求料などが必要となり、審査の結果、拒絶理由が通知されることもあります。
最重要ポイントは「3年」と技術評価請求
3年は登録日からではなく、原則として元の実用新案登録出願の日から数えます。登録後に検討を始めると、残された期間が短いことがあります。
実用新案を出願
この日を基準に期間を管理します。
設定登録
登録後も一定条件のもとで特許出願を検討できます。
原則3年まで
期限経過後は切替えができません。
3年を経過している
元の実用新案登録出願の日から3年を経過すると、原則として特許への切替えはできません。優先日や登録日と取り違えないよう、出願日を確認します。
技術評価が請求されている
実用新案権者自身が技術評価を請求した場合や、第三者による請求の通知を受けた後に所定期間が経過した場合など、登録に基づく特許出願が制限されます。
権利者と出願人を確認する
登録後の手続を行えるのは実用新案権者です。共有の場合や移転手続中の場合は、権利関係を事前に整理する必要があります。
期限直前では準備が難しい
特許請求の範囲、明細書、図面の検討に時間が必要です。事業方針が変わった段階で、早めに相談することが安全です。
先に技術評価を請求しないでください。特許への切替えを少しでも検討している場合は、技術評価の請求前に手続の可否を確認することをおすすめします。第三者が請求した場合も期限が動くため、通知を放置しないでください。
登録後に特許出願する場合の流れ
期限・経過確認
出願日、権利者、技術評価請求、通知の有無などを確認します。
特許書類を作成
当初書類の範囲内で、特許請求の範囲、明細書、図面等を整えます。
特許出願と権利放棄
特許出願と同時に、基礎となる実用新案権を放棄する手続を行います。
審査請求・審査対応
審査請求を行い、拒絶理由があれば補正・意見書などを検討します。
特許出願と権利放棄は一体で準備します。登録後の実用新案権を残したまま、同じ内容について特許取得を目指す制度ではありません。出願時の手続漏れを避けるため、書類と日程を同時に管理します。
特許出願に記載できる内容
元の出願日を維持するには、特許出願の内容が基礎となる実用新案登録出願の当初書類に記載された事項の範囲内であることが重要です。
- 当初の明細書・請求の範囲・図面を確認する：製品の構造だけでなく、作用や効果、変形例がどこまで記載されているかを確認します。
- 特許で守りたい対象を整理する：物品の形状・構造に加えて、方法やシステムなどを検討する場合も、当初書類に根拠が必要です。
- 新規事項を追加しない：出願後に考えた改良内容をそのまま追加すると、元の出願日の利益を受けられない、または手続が不適法となる可能性があります。
- 別出願も比較する：改良部分が当初書類にない場合は、切替えとは別に新たな特許出願を検討します。ただし、公開済みの内容との関係を確認する必要があります。
実用新案の書類品質が後の選択肢に影響します。将来の特許化を想定するなら、実用新案の出願時点から、技術的な広がり、代替構成、効果を十分に記載しておくことが重要です。
特許への切替えを検討する主な場面
当初の想定より長期販売が見込まれ、10年を超える保護の必要性が高まった場合。
引合い、売上、提携の増加により、実体審査を経た特許権の取得を目指したい場合。
方法やシステムを含む権利化を検討し、当初書類にその根拠がある場合。
特許へ進むメリット
新規性・進歩性などの審査を経た権利を目指せること、存続期間が原則として出願日から20年であること、方法やプログラムなど実用新案より広い対象を検討できることが挙げられます。
費用・時間の負担
特許出願料、審査請求料、代理人費用、拒絶理由への対応費用、特許料などが必要です。切替えが可能でも、事業上の利益に見合うかを判断します。
監修・解説：弁理士 林 崇朗
弁理士登録2003年。知財実務25年以上。期限と事件経過を確認したうえで、当初書類からどのような特許請求の範囲を構成できるか、事業上の費用対効果も含めて検討します。
実用新案から特許への切替えに関するよくある質問
実用新案が登録された後でも特許出願できますか？
一定の条件を満たせば、自己の実用新案登録に基づいて特許出願できます。ただし、原則として元の実用新案登録出願の日から3年以内であること、技術評価の請求状況などの条件を満たすこと、特許出願と同時に実用新案権を放棄することが必要です。
3年は実用新案の登録日から数えますか？
いいえ。原則として、基礎となる実用新案登録出願の日から数えます。登録日から3年ではないため注意が必要です。
技術評価書を取得した後でも特許へ切り替えられますか？
実用新案権者自身が技術評価を請求した場合は、原則として登録に基づく特許出願ができません。また、第三者が請求した場合も、通知後の期間制限があります。技術評価を請求する前に、特許化の可能性を検討してください。
実用新案権と特許権の両方を残せますか？
登録に基づく特許出願をする場合、基礎となる実用新案権は特許出願と同時に放棄する必要があります。同じ基礎案件について両方をそのまま残す制度ではありません。
特許出願をすれば必ず特許になりますか？
必ずではありません。審査請求後、新規性・進歩性、記載要件などについて実体審査を受けます。拒絶理由が通知された場合は、補正や意見書を検討します。
実用新案出願後に追加した改良も特許に含められますか？
元の出願日の利益を受けるには、原則として実用新案登録出願の当初書類に記載された範囲内である必要があります。当初書類にない改良は、別の新規出願として検討することがあります。
参考となる公的情報
本記事は一般的な情報の提供を目的としています。手続の可否、期限、出願内容は、出願日、優先権、技術評価請求、権利移転、当初書類など個別の事件経過によって異なります。